Eindstation voor theorientexpress.nl: treinrestaurant moet domeinnaam overdragen aan onze cliënt ORIENT EXPRESS®

Weinig treinen spreken zo tot de verbeelding als de Orient Express. Het is dan ook begrijpelijk dat een restauranthouder die dol is op die trein, zijn zaak ernaar heeft vernoemd. Toch kan dat juridisch verkeerd uitpakken. Dat bleek onlangs in een domeinnaamzaak waarin de Merkplaats de eigenaar van het merk ORIENT EXPRESS bijstond.

Het ging om een klein restaurant in Nederland met twee kamers die zijn ingericht als restauratiecoupé. De website stond onder de domeinnaam theorientexpress.nl, en het restaurant heette eerst "The Oriënt Express Dining Experience". Orient Express is tegenwoordig onderdeel van de hotelgroep ACCOR en biedt nog altijd luxe treinreizen aan. De naam is als merk beschermd in de hele Europese Unie. Toen Orient Express de website ontdekte, stuurde zij de eigenaar een brief met het verzoek het gebruik van de naam te staken en de domeinnaam over te dragen.

De restauranthouder paste de naam van zijn zaak aan naar "The Oriënt Dining Experience". De domeinnaam wilde hij echter houden, tenzij hij er iets voor terugkreeg: twee kaartjes voor de Venice-Simplon-Orient-Express van Amsterdam naar Wenen of Venetië. Een creatief tegenbod, maar Orient Express ging er niet op in.

De zaak kwam daarom terecht bij de geschillenregeling van SIDN, de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. Deze regeling is grotendeels gebaseerd op de internationale UDRP-procedure, die geldt voor domeinnamen zoals .com. Een onafhankelijke geschillenbeslechter van het WIPO, de VN-organisatie voor intellectueel eigendom, beoordeelde de zaak. Om een domeinnaam op deze manier over te laten dragen, moet de merkhouder aantonen dat aan drie eisen is voldaan: de domeinnaam is gelijk aan het merk of lijkt er zo op dat verwarring kan ontstaan, de huidige houder heeft zelf geen recht op of goede reden voor de domeinnaam en de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De eerste eis was snel afgehandeld. Het woordje "the" voor het merk en het ontbrekende koppelteken maken geen verschil: het merk ORIENT EXPRESS is in de domeinnaam gewoon herkenbaar. Bij de tweede eis voerde de restauranthouder zijn belangrijkste verweer. De Orient Express is volgens hem een historisch en cultureel begrip, dat al lang bestond voordat de huidige eigenaar het merk had. Bovendien bood hij een restaurant aan en geen treinreizen, dus niemand zou in verwarring raken.

De geschillenbeslechter erkende dat je best naar iets mag verwijzen. Wie een restaurant heeft dat is geïnspireerd op de beroemde trein, mag dat ook zeggen, zolang het niet verder gaat dan nodig is. Hier ging het volgens de geschillenbeslechter wel te ver. De domeinnaam was vrijwel precies het merk, alleen met "the" ervoor. Nergens bleek dat het om een zelfstandig restaurant ging zonder band met Orient Express. Daarnaast gebruikte de website de naam prominent en toonde zij zelfs een afbeelding van een wagon van de Venice-Simplon-Orient-Express.

Opvallend is bovendien dat de restauranthouder de naam van zijn restaurant zelf al had aangepast. Daarmee verviel volgens de geschillenbeslechter ook de laatste reden om "Orient Express" in de domeinnaam te houden. Een restaurant dat niet meer zo heet, heeft geen goede reden om een domeinnaam te gebruiken die wél zo heet. Daarmee was ook de derde eis snel beantwoord. Door de domeinnaam te blijven gebruiken terwijl het restaurant anders heette, wekte de restauranthouder de indruk dat er een band met Orient Express bestond. Dat is gebruik te kwader trouw. Omdat aan alle drie de eisen was voldaan, oordeelde de geschillenbeslechter dat de domeinnaam moet worden overgedragen aan Orient Express.

Sta je op het punt een nieuwe naam of domeinnaam te kiezen? Bij de Merkplaats onderzoeken we eerst of de weg vrij is, zodat je niet voor dit soort verrassingen komt te staan. Gebruikt iemand anders jouw merk? Dan zorgen wij dat je krijgt waar je recht op hebt, zoals Orient Express haar domeinnaam terugkreeg. Neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee, zodat jouw merk op het juiste spoor blijft.